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신세계 분더샵 vs 분더키친... "소비자 오해 유발" vs "식별력 없어"

1심 패소했지만 불복해 2심 진행 중에 있어

편슬기 기자 | 기사입력 2020/11/05 [16:40]

신세계 분더샵 vs 분더키친... "소비자 오해 유발" vs "식별력 없어"

1심 패소했지만 불복해 2심 진행 중에 있어

편슬기 기자 | 입력 : 2020/11/05 [16:40]

(팝콘뉴스=편슬기 기자) 신세계백화점에서 운영하는 패션 편집샵 브랜드 '분더샵(BOON THE SHOP)'이 상표권 소송에 나섰다.

 

신세계백화점은 지난 2000년 패션 편집샵 브랜드 '분더샵(BOON THE SHOP)'을 론칭하고 남성 및 여성 패션과 신발, 주얼리, 가구 등 다양한 상품을 선보이고 있다.

 

그러나 지난해 수제 과일청과 전통차 등을 판매하고 있는 중소 업체 '분더키친(BOON THE KITCHEN)'의 'BOON'이 자사 분더샵의 상표권과 유사한 부분이 있어 자사의 서비스로 오인 및 혼동될 가능성이 있다며 특허청에 '상표 등록 무효' 소송을 제기했다.

 


신세계백화점 1심 패소…'창작성 및 경제적 견련성 약해'


 

▲ 신세계백화점 대구점 전경(사진=신세계백화점).  © 팝콘뉴스


특허청은 1심에서 선사용서비스표의 사용서비스업인 ‘편집샵’과 사건 등록상표의 지정상품인 '과일차 등'은 경제적 견련성도 인정될 수 없고 선사용서비스표는 창작성도 약하므로 등록상표는 무효 사유가 없다고 판시했다.

 

분더샵은 대부분 식품이 아닌 패션과 관련된 브랜드인 점, 패션 제품과 식음료 제품이 서로 유사하거나 경제적 견련성이 밀접하다고 보기에는 무리가 있다는 점을 들어 청구인(신세계백화점)의 주장을 받아들이기 어렵다는 판결이다.

 

이어 여러 상품에 걸쳐 '분더(BOON THE)'와 결합된 분더바손(BOON the Basson), (Boon the Party, 분더독(Boon The Dog), 분더플라워(Boon The Flower), 등이 사용되고 있어 청구인만이 '분더(BOON THE)'와 결합된 표장을 독점하고 있는 것이 아니라고 판단했다.

 

신세계백화점은 지난 10월 1심에서 패소했지만 이에 굴하지 않고 2심을 진행 중이다.

 

신세계백화점 최예슬 과장은 "분더샵이라는 브랜드를 20년 가까이 운영해 오면서 상표권에 있어 중요한 '저명성' 부분에서 신세계백화점의 분더샵이 더 잘 알려져 있는 브랜드고, 자칫 발생할 수 있는 소비자 혼란을 미연에 방지하기 위해 부득이하게 2심을 진행하게 됐다"고 말했다.

 


분더키친, "한 글자로는 상표 식별력 없어"


 

▲ 신세계백화점이 A 특허법인을 통해 발신한 협조문 내용 일부(사진=손주희 대표 제공).  © 팝콘뉴스


분더키친 손주희 대표는 "2014년 상표권 출원 당시 이의를 제기하거나 소를 걸었다면 모를까 신세계 백화점이 이제 와서 조치를 취하는 것이 납득되지 않는다"며 억울함을 드러냈다.

 

손 대표는 "한 글자만으로는 상표 식별력이 없다. 'BOON'은 영어 명사로 어디든 사용 가능한 것이고 한자 분(粉)도 수십 개가 넘는 뜻이 나온다. 하나로 식별하기에 무척 어려운 단어를 신세계백화점은 자신들의 고유 상표라면서 상표 침해 소송을 제기했다"고 말했다.

 

삼성이나 애플 정도 되는 저명도가 높은 유명 브랜드의 경우 한 글자만 겹쳐도 상표권 침해가 성립될 수 있지만 이번과 같은 사례는 ‘분’이라는 단어를 독점하려는 대기업의 갑질과 같다는 것이 손 대표의 입장이다.

 

현재 신세계백화점은 'BOON'라는 단어가 들어간 상표명을 사용하고 있는 사업자들을 대상으로 '경고장'을 보낸 것으로 알려져 있다.

 

신세계백화점 측은 "경고장이라기보단 현재 사용하고 있는 상표가 분더샵의 상표권 침해를 하고 있다는 내용을 고지하기 위한 안내문을 발송한 것"이라고 해명했다.

 

하지만 경고장 내용을 살펴보면 분더샵 브랜드 명을 도용해 상표를 사용하고 있으며 즉각 사용 중지 조치를 취하지 않을 시 상표 사용 시점부터의 손해배상과 민형사상의 가능한 모든 법적 조치를 취하겠다고 쓰여 있다.

 

손 대표는 "말이 협조문이지 협박문에 가까운 수준이다. 내용을 받아본 영세 사업자들은 대기업에 대응할 생각도 못 한다"며 "협조문을 받았을 때 손이 덜덜 떨리고 뭘 어떻게 해야 할 지도 몰랐다"고 당시를 회상했다.

 

신세계백화점은 앞으로도 '분'이라는 단어를 시용하는 상표 중 오해의 소지가 있다면 고유 창작물을 지키기 위한 입장을 고수하겠다고 밝혔다.

 

손 대표 역시 상표권 침해와 관련해 신세계백화점이 소송을 걸어온다면 끝까지 대응할 생각이라고 말해 '분(BOON)'을 둘러싼 법정 분쟁이 길어질 전망이다.

 

이번 신세계백화점과 분더키틴의 상표권을 둘러싼 다툼에 대해 서울시내 한 법률사무소 변호사는 "한 글자로 '상표권 침해'가 인정이 되느냐 되지 않느냐를 가르기에는 사건 별로 달라질 수 있다며 1심에서 패소했어도 2심에서 어떻게 될 지 모른다"며 1심과 다른 결과가 나올 수 있음을 배제하지 않았다.

 

반면, 또 다른 법률사무소 변리사는 "신세계 측이 분더샵이 업계에서는 유명하다고 하지만, 일반 시민에게는 낯설 수 있어 실제 신세계 측이 주장하는 '오해의 소지'를 2심에서 인정할지는 미지수"라며 2심도 1심과 같은 결과로 이어질 것으로 내다봤다.

 

한편, 신세계백화점은 지난 2018년에는 분더샵의 영문 이니셜을 딴 'BTS' 상표권을 두고 방탄소년단(BTS) 소속사인 빅히트엔터테인먼트와 분쟁을 벌이기도 했다.

 

빅히트는 방탄소년단 데뷔 전 2013년 5월경 'BTS' 상표권을 출원한 뒤 2015년 4월에 의류에 대한 'BTS' 상표권 출원 신청을 진행했으나, 당시 의류업체인 신한코퍼레이션이 먼저 등록한 '비티에스 백 투 스쿨(BTS BACK TO SCHOOL)'과 유사하다는 이유로 기각되면서 출원에는 실패했다.

 

하지만 2018년 신세계가 자사 편집매장인 '분더샵(BOON THE SHOP)'의 약자인 'BTS' 상표권 취득을 위해 신한코퍼레이션의 상표권을 사들이면서, 신세계와 빅히트가 BTS 의류 상표권을 둘러싼 분쟁이 벌어지기도 했다.

 

빅히트 측은 당시 해당 상표는 자기들의 유명세를 이용하는 명칭이기 때문에 등록되면 안 된다고 해서 특허청에 이의제기를 했고, 이 사건이 이슈가 되면서 신세계백화점은 지난 1월 7일 BTS와 관련된 모든 상표권을 포기한다는 의사를 밝히며 BTS 상표권을 둘러싼 분쟁은 일단락됐다. 

 
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